十三卷九期 2011年9月出刊

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本期內文

從可口可樂、養樂多到高堤耶—初探日本之容器立體商標註冊的判斷標準

林明燁 專利師

一、 前言

所謂的立體商標係以具有長、寬、高三度空間之立體形狀所組成之商標,並能使相關消費者藉以區別不同之商品或服務來源之商標。其可能的申請態樣包括商品本身或包裝容器之形狀或二者以外之立體形狀等。

在日本,於1996年商標法修正時,工業所有權審議會考量現實商業交易市場中立體商標保護需求的增加及鑑於世界先進各國皆賦予立體商標權保護,認為日本應及時導入立體商標之註冊登記保護制度,故於該次商標法修正時納入立體商標制度,並於1997年4月1日起施行(註1)

然而,就包裝容器之立體商標的註冊申請,日本直到2008年5月29日,智慧財產高等法院(審判長 飯村敏明)在可口可樂之容器立體商標註冊申請的訴訟中,撤銷了日本特許廳先前對該案的審決,才成為包裝容器之立體商標在日本獲准註冊的首例。之後,日本智慧財產高等法院(審判長 中野哲弘及審判長 滝澤 孝臣)也分別於2010年11月16日、2011年4月21日相繼撤銷了日本特許廳原先對養樂多飲料容器之立體商標及高堤耶(Gaultier)香水容器之立體商標的審決。從該等判決內容中可以看出智慧財產高等法院對於包裝容器之立體商標註冊申請的判斷標準大致呈現了一致性的見解,因此,本文謹就日本商標法中立體商標之相關規定及法院對容器立體商標註冊之見解作一陳述,以期對日本包裝容器的立體商標註冊的判斷標準有進一步之認識與了解。

二、 日本商標法中有關立體商標之相關規定

日本商標法中規定可受商標註冊之商標在由立體形狀(包含文字、圖形、記號或色彩、或是此等之結合與色彩之結合),只要滿足預定之條件,便可商標註冊(商標法第2條第1項、第5條第2項)。

客觀來看,採用以增進商品等機能或美感為目的之商品等的形狀,在無特別情事下,作為單純以普通使用的方法使用商品等之形狀的標章所構成之商標時,是不得申請商標註冊[商標法第3條第1項第3款(註2)]。但是,前述商標中,若經使用之結果,需要者已可認識其為某人營業有關之商品或服務時,是不受前述規定之限制,而可申請商標之註冊[商標法第3條第2項規定(註3)]。

又,商品或者商品包裝之形狀,僅由為確保該商品或者商品包裝之機能所不可欠缺之立體形狀構成商標者,即使符合第3條之規定,仍不得申請註冊(第4條第1項第18款)。

簡言之,立體商標既為商標中之一種類型,因此當然必須滿足一般申請註冊之商標的得註冊之積極要件及不得註冊之消極要件,而當立體商標只是單純以商品效能或用途等極為常見之方法所表示之標章所構成之商標等,均不能申請註冊為商標。惟,當前述商標經使用之結果,需要者已可認識其為某人營業有關之商品或服務時(所謂的特別顯著性),是可獲准註冊的。

三、 容器立體商標認定之重要爭議案件

如前言所述,日本截至2011年4月為止,對容器之立體商標核准註冊案中,可口可樂之飲料容器、養樂多之飲料容器及高堤耶之香水容器的容器立體商標註冊案高度受到眾人高度矚目,因此以下就此三爭議案件主要爭訟內容歸納並簡述如下。

(一) 可口可樂之容器立體商標案件

1. 商標之立體形狀

可口可樂容器之立體商標具有下述(A)~(F)之特徵點(參考下述第1、2圖)(註4),且申請註冊之商標的構成要素中並不含色彩:

(A) 底部圓形,上部設有移去螺旋蓋狀態之細口部,為縱長形狀;

(B) 口部下具有長形頭部,朝其下方自上部慢慢鼓起,並自底部大約5分之1的位置設有中腰;

(C) 中腰之下具有梯形的擴展部;

(D) 大約在中央設有瓶子全長約5分之1高度之未有凹凸的標籤部;

(E) 全體除標籤部分從標籤附近到底面附近縱向並排設有10根柱狀的凸部;及

(F) 在標籤部分之上同樣地並排配置有10根柱狀的凸部,隨著往上部而自然地消失。

可口可樂之容器立體商標(第1圖)
(節錄自智慧財產高等法院判決書)
可口可樂之容器立體商標(第2圖)
(節錄自智慧財產高等法院判決書)

2. 事實經緯

可口可樂公司於2003年7月2日以立體商標提出商標註冊申請(商願2003-55134號)(指定商品:第32類,啤酒、清涼飲料等),日本特許廳於2004年10月22日拒絕查定該註冊申請,可口可樂公司不服,於2005年1月31日對此提出查定不服的審判(不服2005-1651號),並於2005年11月25日將指定商品修正為第32類「可樂飲料」,特許廳於2007年2月6日駁回審判,其審決書並於2月20日送達。可口可樂公司據此向智慧財產高等法院提起審決取消訴訟。

3. 日本特許廳審決的理由

日本特許廳認為,本案商標係單純以普通使用之方法來表示商品、商品之包裝或是供提供服務用之物的形狀之標章所構成,因此為商標法第3條第1項第3款所規定之商標,並且本商標無法達到作為自身與其他商品之識別標識的機能,而不具備商標法第3條第2項之要件。

4. 訴訟爭點

可口可樂公司主張,其容器立體商標的形狀具有特徵而可與其他商品識別,且製造困難而非業界易於採用,並且具有可作為自他商品識別標識的機能,故訴訟之爭點在於:

(1) 申請註冊之商標是否符合商標法第3條第1項第3款之規定。

(2) 申請註冊之商標是否符合商標法第3條第2項之規定。

(二) 養樂多之容器立體商標案件

1. 商標之立體形狀

養樂多之容器立體商標的特徵在於是由縱橫比約2比1之大約圓筒形的容器形狀所構成,該容器形狀具有圓形底部及圓筒形下本體部,在圓筒形下本體部之上有橫跨容器本體全周之半圓形的深凹陷,該深凹陷之上接續約三分之一下本體部高度之圓筒形上本體部,且在該上本體部上緣連接朝內側傾斜之圓錐部分,並在該圓錐部分之上端接續容器端之圓形開口部,並且在上述下本體部、深凹陷、上本體部及圓錐部之任一處並未有特別的凹溝或凸稜,而完全平滑(參考下述圖示)(註5)

養樂多之容器立體商標
(節錄自智慧財產高等法院判決書)

2. 事實經緯

養樂多公司於2008年9月3日將上述容器形狀以立體商標提出商標註冊申請(商願2008-72349號)(指定商品:第29類,乳酸菌飲料),2009年5月26日被日本特許廳拒絕查定,養樂多公司不服,對此提出查定不服的審判(不服2009-15782號),特許廳於2010年4月12日駁回審判,其審決書並於4月27日送達。養樂多公司據此向智慧財產高等法院提起審決取消訴訟。

3. 日本特許廳審決的理由

日本特許廳基於下述理由駁回養樂多公司之商標註冊申請:

(1)由於本案商標不過是單純表示商品之收納容器(形狀),因此為商標法第3條第1項第3款所規定之商標。

(2)申請人使用之包裝容器上放有「ヤクルト」「Yakult」文字商標(參考下列第3~5圖,節錄自智慧財產高等法院判決書),且無法單純以單獨之立體形狀而獲得自他商品識別力,不符合商標法第3條第2項之規定。

第3圖 Yakult 第4圖 Yakult400 第5圖 Yakult LT

4. 訴訟爭點

養樂多公司對於日本特許廳認為本案之立體商標為商標法第3條第1項第3款所規定之商標的理由並無異議,然而養樂多公司主張,在適用商標法第3條第2項規定之商標並非限於使用之商標與申請之商標為相同之情況,而應是「實質相同」即可,且本案商標經長年使用的結果已獲得自他商品識別力,原審決理由不當,故本案之爭點在於:

(1) 申請註冊之商標是否符合商標法第3條第2項之規定。

(三) 高堤耶之容器立體商標案件

1. 商標之立體形狀

本案商標係指定商品為香水等容器(包裝容器)之立體形狀者,其形狀係由在上部作為蓋兼噴霧器之蓋體、其下將女性身體部分設計為主題形狀以作為容器部分的瓶子而構成,描繪女性之身體曲線而設計者(參考下述圖示)(註6)

高堤耶之容器立體商標
節錄自智慧財產高等法院判決書)

2. 事實經緯

本案之國際商標註冊申請日為2006年4月28日,國際註冊第600167號(依據馬德里議定書之基礎註冊:1992年11月5日,法國),指定商品:第3類「beauty product (cosmetics), soaps, perfumery, cosmetics」,2008年6月27日被日本特許廳拒絕查定,申請人(Beaute Prestige international公司)不服,於2008年10月7日對此提出查定不服的審判(不服2008-650143號),特許廳於2010年7月15日駁回審判,其審決書並於7月28日送達,申請人據此向智慧財產高等法院提起審決取消訴訟。

3. 日本特許廳審決的理由

本案商標不過是單純依普通使用方法表示之標章所構成之商標,因此為商標法第3條第1項第3款所規定之商標。且,本案商標之立體形狀無法機能作為表示自他商品出處之識別標識,因此不符商標法第3條第2項之規定。

4. 訴訟爭點

(1) 申請註冊之商標是否符合商標法第3條第1項第3款之規定。

(2) 申請註冊之商標是否符合商標法第3條第2項之規定。

四、 智慧財產高等法院之判決

從上述內容可以了解到,日本特許廳對於三爭議案件中之包裝容器不論是飲料容器或是香水容器,皆認定該等商標不過是單純依普通使用方法表示之標章所構成之商標,無法逸脫商標法第3條第1項第3款規定之範圍,且該等商標並無法獲致自他商品識別力之結果,因此亦非商標法第3條第2項所規定之商標,而將審判請求駁回。然而,智慧財產高等法院在該等案件的訴訟中,以該等案件之立體商標形狀雖其選擇無法超出以增進機能或美感的可預測範圍,但已可使消費者認為是其販售之商品等為由,而推翻了原先日本特許廳的見解。

(一) 商標法第3條第1項第3款之該當性

1. 法院的見解

智慧財產高等法院認為,在眾多的情況選擇商品及商品包裝之形狀是為了使商品等所期待的機能可以更有效地發揮,並且使商品等的美感可更為優異的目的,而並非是用以來直接表示商品之出處並使用作為識別自己與其他商品之標識。因此,從商品等之製造者、供給者或是需要者的觀點來看,在眾多場合商品等的形狀本身並不具有表示出處的機能及自他商品識別的機能,形狀之選擇是為了使商品之機能及美感顯著。而且智慧財產高等法院也認為,以增進商品機能或美感為目的之形狀若是同種商品的相關業者都會想要使用時,如果僅是以先進行商標註冊為理由而承認特定人獨占使用該形狀的話,就公益的目的而言並不適當,因此基於該商品之用途、性質等之約束下,就有關同種商品來說,若是以增進機能或美感為目的之形狀的選擇是在可預測的範圍時,即使該形狀具有特徵,亦應該當第3條第1項第3款之規定。

2. 法院對可口可樂之容器立體商標案件的判斷

就可口可樂之容器立體商標而言,法院認為在可樂飲料、清涼飲料、茶飲料等飲料的容器中,可發現:(1)口部相較其他部分細、底部圓形且縱長的容器眾多、(2)容器貼附著記載有文字等之標籤為一般情況、(3)施予具有中腰及鼓起之模樣的容器並不少、且(4)容器口部之形狀是配合安裝的蓋(螺旋蓋)而形成的。雖然申請人強調其容器具有上述(A)~(F)特徵點,但是特徵點(A)是收納液體之可樂飲料且可將其取出之所謂容器之基本形狀,其中口部之形狀是有關所謂螺旋蓋裝卸之機能,特徵點(B)及(C)是有助於容器易於握持,且對容器輪廓給予美感,特徵點(D)是維持容器之美感且使標籤容易貼附,且特徵點(E)及(F)是對容器之輪廓給予美感,因此本案商標之立體形狀係飲料容器中通常會採用的,無法被認為可遠遠超出上述(1)~(4)組合後的範圍。是故,本案商標之立體形狀客觀來看是為了有效提高容器之機能或美感而採用的,對需要者而言是在可預測的範圍,為以普通方法使用商品等形狀之標章所構成之商標。

3. 法院對高堤耶之容器立體商標案件的判斷

在高堤耶之容器立體商標的案件中,申請人強調本案商標的形狀是由天才設計師高堤耶(Jean Paul Gaultier)所構思,至今未為他人構想出,且製造上有其困難度,因此本案商標之形狀已經經過設計化,是新穎的且具充分的特徵,已超出通常採用的範圍。然而,法院認為在本案商標之立體形狀中,上部之蓋部兼噴霧器部分是所謂收納液體的香水並可將其取出之容器的基本形狀,且可使噴霧之機能更有效果地發揮,其下之容器部分的形狀係用以使容器輪廓之美感更加優異。本案商標之立體形狀雖具有一定的特徵,但是其他也有以女性身體為主題之香水容器,因此無法被認為容器形狀已遠遠超出通常會採用之形狀範圍,本案商標是以增進機能或美感為目的而被採用,對需要者而言,是在以增進機能或美感為目的之形狀可預測的範圍,為依普通使用方法表示之標章所構成之商標,因此為商標法第3條第1項第3款所規定之商標。

(二) 商標法第3條第2項之該當性

1. 法院的見解

再者,就商標法第3條第2項所規定之商標而言,智慧財產高等法院認為必須是使用之立體形狀於其形狀本身及使用之商品的領域中,在申請商標之立體形狀及指定商品上皆為共通之外,申請人相當期間內使用的結果、使用之立體形狀可與同種商品之形狀區別而成周知,需要者已可認識其為某人營業有關之商品。而使用之商標乃至商品等之形狀原則上是要求與申請之商標實質相同,且是屬於指定商品者,依照為了維持機能或新商品之販賣而可能有變更商品的形狀之情況,即使使用之商品等的立體形狀與申請之商標存在些許差異,也應在綜合考量是否易於吸引使用者的目光而給予強烈印象等之下,來判斷是否達到立體形狀獨立而獲得自他商品之識別力。在由立體形狀構成之商標是否已藉由使用而獲得自他商品識別力時,應綜合考慮下述諸點來判斷:該商標之形狀及類似該商標之形狀的其他商品等是否存在;及該商標使用期間、商品販賣數量、廣告宣傳期間及規模等之使用情事。

2. 可口可樂之容器立體商標案件

在可口可樂之容器立體商標案件中,法院考量(1)本案商品之形狀相當多數之專家指出具有自他商品識別力,且與商品形狀有關的歷史、逸聞及眾多解說形狀由來的書籍已被出版,(2)從1957年起可口可樂商品開始販賣以來,其形狀並未變更,(3)販賣數量自開賣以來製造了驚異的實績,在1971年年為23億8833萬瓶,到近年也有9600萬瓶,(4)可口可樂商品從昭和36年開始廣告宣傳,長年進行反覆的報紙雜誌廣告、電視收音機的商業播放,1997年到1998年的廣告等媒體費用約30億日圓,對需要者給予商品形狀的強烈印象,(5)依據專門調查公司多次調查的結果,在將與本案商標相同之無色容器顯示給調查對象後,9成左右表示有看過相同的容器,且約6~8成回答該商品為可口可樂,(6)不存在有具有本案商標上述(A)~(F)特徵之商品在市場流通,且申請人之前在發現有使用類似本案瓶子形狀之容器、使用描繪具備本案商標特徵之容器的圖案時,直接採取嚴格姿勢使其中止,(7)商品之形狀其本身已被認識為品牌標誌的事實,因此認為本案商標已藉由商品之瓶子的使用,獲得自他商品識別的機能,而應依商標法第3條第2項獲得商標註冊。

3. 養樂多之容器立體商標案件

而就養樂多之容器立體商標而言,智慧財產高等法院認為,在具有該立體形狀之使用商品上附有表示出處之企業等名稱或文字時,應捨棄該商標文字而注目所剩下之立體形狀,而本案之使用商品在捨棄了內容物及文字等之後的立體形狀與本案商標幾乎相同,且考量到:(1)本案商品係乳酸菌飲料(本案商標之指定商品),(2)本件容器係於1968年商品容器由玻璃瓶變更為塑膠製單次(one-way)容器時,由著名之設計者所設計,當時是嶄新的形狀作為乳酸菌飲料容器,且從1968年販賣開始以來40年以上其形狀幾乎未變,一貫地使用作為養樂多公司的商品,(3)養樂多公司的商品也占了業界約42%以上市場佔有率,(4)商品每年花費巨額宣傳廣告費(例如1975年約為50億日圓,1988年為約76億日圓,平成2005年約95億日圓),(5)宣傳廣告記事內容從1968年左右起多數宣傳強調本件容器之形狀特徵及利點,且以對需要者強烈地賦予印象的形態來做宣傳,(6)依據問卷調查及網路調查的結果,98%的回答者在被出示與本案商標相同立體形狀之無色容器時可由該容器想到「養樂多」的事實,而認為本案商標在審決的時點,需求者應可認識出養樂多商品以作為在與其他公司商品之間識別的指標,故符合商標法第3條第2項之規定。

4. 高堤耶之容器立體商標案件

在高堤耶之容器立體商標案件中,法院認為(1)本案商標雖無法被認為已遠超過通常採用之形狀的範圍,惟,本案商標於人形之胸部的部分具有2個突起且自此到腹部的部分具有中腰,並自中腰到下部具有緩和膨脹的形狀係未在其他容器發現,且包裝設計嶄新、多數雜誌等評價其具現實感,本案商標之立體形狀可說是具有一定之特異性,其立體形狀係易於吸引使用者目光而給予強烈印象,(2)本案之香水在日本是於1994年開始販賣,到本案審決時亦繼續販賣。營業額在2004年以後係4500萬日圓到5800萬日圓,(3)所販賣之香水瓶的形狀雖有些微差異,但實質相同,(4)本案之商品販賣超過15年,且已被香水專門雜誌及流行雜誌等揭載並已使用之情況,本案商標獨立並已達到獲得自他商品識別力,交易者、需要者在看到此後,已可識別為原告販賣之商品。本案商標在使用於指定商品時,可認識到是原告販賣之商品,故應滿足商標法第3條第2項之要件。

五、結論

從上述三個判決的內容可知,智慧財產高等法院對商品容器形狀除特定情事外,皆是採取形狀是為了使商品的機能發揮或追求商品的美感所做出的選擇之態度,即使該容器形狀是委託知名設計師設計或是具有驚豔的外型,都難逸脫日本商標法第3條第1項第3款所規定的範疇,而且該形狀只要不是為了確保商品等之機能而不可欠缺的,若其能表示商品、服務之出處,可用以作為識別自他商品、服務之標識者,則具有立體商標註冊的可能性。而,申請之商標是否具有自他商品識別力則應將使用商標之使用實情、使用商標與申請商標之異同、及相同或類似商品形狀之其他商品是否存在等綜合考量後予以判斷。

日本智慧財產高等法院如此的見解,相信已明確地提供了日本特許廳在容器立體商標註冊審查上及申請人申請容器立體商標註冊時一個依循的標準,而消弭了特許廳與申請人對於容器立體商標註冊的歧見,對商標註冊之審查及取得有莫大的助益。

※ 註釋:

1.聖島專利商標聯合事務所 智財報導(2007年5月) 立體商標之保護 廖錦玉

2.日本商標法第3條第1項第3款:「1. 欲使用商標於自己的營業之商品或服務者,除下列之商標外,得申請商標註冊:…(三)單純以該商品之產地、出售地、品質、原料、效能、用途、數量、形狀、價格或生產、加工或使用之方法或時期、或者以提供該服務之場所、品質、供提供使用之物、效能、用途、數量、態樣、價格、或提供方法或時期,依普通使用方法表示之標章所構成之商標。」

3.日本商標法第3條第2項:「2. 前項第三款至第五款之商標經使用之結果,需要者已可認識其為某人營業有關之商品或服務時,得不受同項規定之限制,申請商標之註冊。」

4.平成19年(行け)第10215號 審決取消訴訟請求事件 判決書(可口可樂)

5.平成22年(行け)第10169號 審決取消訴訟請求事件 判決書(養樂多)

6.平成22年(行け)第10366號 審決取消訴訟請求事件 判決書(高堤耶)

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由Microsoft v. I4I 案探討美國專利無效抗辯的證明標準

李佳怡

一、前言

在美國的專利侵權訴訟中,被控侵權的一方除了主張未侵權之外,通常還會提出證據主張專利無效以茲抗辯。而1952年制定的美國專利法第282條(註1)明文規定:「一專利應被推定為有效(a patent shall be presumed valid)」,以及「建立無效的責任…應落在主張無效的一方(the burden of establishing invalidity … shall rest on the party asserting it)」,因此在專利無效抗辯中,被控侵權者負有證明專利無效的舉證責任(burden of proof)。雖然美國專利法第282條的條文內容未明確記載證明專利無效的證明標準(standard of proof)的高低,但在美國聯邦巡迴上訴法院(下稱CAFC)對於該法條的解讀下,一個試圖克服該推定的被告必須藉由「明確且令人信服的證據(clear and convincing evidence)」說服事實調查者接受其無效抗辯。而且自從American Hoist案(註2)之後,CAFC對於專利法第282條的解讀從未動搖,該「明確且令人信服的證據」證明標準亦沿用至今。

而本文所探討的案例中,Microsoft為被控侵權者,其提出專利無效作為抗辯,並主張使用較低的證明標準就可以證明專利無效,企圖挑戰並推翻美國法院對於較高的證明標準的認定。想當然爾,若Microsoft的主張被接受,便能提高其專利無效抗辯的成功機率,但如此也意味著提高專利權的不穩定性。

究竟Microsoft的主張是否能被美國最高法院接受?長久以來使用的較高的證明標準是否會被推翻呢?以下透過本文案例來瞭解美國最高法院在此方面的態度與認定標準。

二、 案件背景

(一) 本案背景

i4i (I4I Limited Partnership)為美國第5,787,449號專利的專利權人,該專利是有關於一種編輯電腦文件的改良方法,主要是將文件的內容與資料結構的屬性資訊(metacodes)分開儲存(註3)。2007年,i4i在德州東區地方法院起訴,控告Microsoft故意侵權,主張Microsoft製造與販售的WORD產品侵害i4i的專利。而Microsoft除了否認侵權外,還反訴i4i專利無效且無法據以實施,Microsoft主張根據美國專利法第102條(b)的on-sale bar(註4),使得i4i專利失去有效性,因為i4i在專利申請前的一年之前已販售實施該專利技術的軟體S4。兩造同意i4i販售S4軟體的事實,但是針對該軟體是否已實施i4i專利的發明,i4i對陪審團提出反對意見。基於USPTO審查委員不知道有S4軟體的事實,Microsoft反駁i4i之主張,即,Microsoft的專利無效抗辯必須藉由明確且令人信服的證據來證明。Microsoft主張:若是基於系爭專利於訴訟期間完全未受到審查委員審查的先前技術證據,則在無效抗辯中的證明標準,只需採用優勢證據(preponderance of the evidence)標準。

地院駁回Microsoft提出的上述混合性(hybrid)證明標準,並判決系爭專利並非無效、Microsoft為故意侵權、Microsoft必須賠償損害賠償金2.9億美元,並核發永久禁制令。Microsoft繼而上訴至CAFC,CAFC維持地院判決,並認為依據美國專利法第282條之解釋,陪審團要求Microsoft提供證明專利無效的證據必須為明確且令人信服的證明標準,此一要求並無錯誤。隨後Microsoft又上訴至最高法院,最高法院於2011年6月9日作出判決(註5)

(二) 證明標準的分類

由於本文涉及專利無效的證明標準的高低,所以在此先介紹證明標準的概念與分類。所謂證明標準是指提出控訴的一方說服事實發現者其控訴事實成立的程度,英美法上,一般可分為下列三種標準(由較低的標準排列到較高的標準):(1)「優勢證據」標準,其證明力大於50%,亦即有大於50%的可能性可以證明事實成立,在英美民事訴訟中及證明專利侵權通常使用此標準。(2)「明確且令人信服的證據」標準,其證明程度高於優勢證據標準,例如本案討論的證明專利無效,長久以來都是使用此標準。(3)「無合理懷疑(beyond a reasonable doubt)」標準,所提出之證據須排除一切可合理懷疑之疑點,證明力幾乎近於100%,由於刑事判決造成的結果較嚴重,若誤判將導致受刑人失去自由甚至失去生命,所以刑事案件使用此最高的標準。

在了解證明標準的種類後,以下即進入本文所要討論的主題。

三、 Microsoft的主張及最高法院的見解

(一) 最高法院由RCA案探討專利無效的證明標準

Microsoft上訴到最高法院,主要主張以下兩點:(1)在專利無效抗辯中,只要以優勢證據說服陪審團即可;(2)至少當無效抗辯所採用的證據是PTO於審查過程中從未考量過的證據時,就應該使用優勢證據標準。Microsoft提出上述主張的用意,是想藉由降低證明標準,或者至少在某些特殊情況下必須降低證明標準,並企圖說明本案正是符合該特殊情況,因此只需要以標準較低的優勢證據標準來證明專利無效即可,藉此提高Microsoft的抗辯成功機率。

但最高法院認為:如同美國專利法第282條所述「一專利應被推定為有效」及「主張一專利的全部或任何部分申請專利範圍無效之舉證責任應由主張者(即主張無效的一方)負擔」。雖然法令明確地規定舉證責任的歸屬,卻未清楚地說明證明標準,但是最高法院表示,法令的問題不能簡單地就此打住。最高法院假設國會於立法之初所選的用語的通常意義,就能用於明確地表達立法目的,當國會於法規中使用普通法的用語,則表示其沒有其它不同的意義。因此,專利法第282條所載一專利應被「推定有效」,國會使用的用語就是在普通法中被確立意義的用語。

最高法院認定其在RCA案(註6)的裁決是權威性的。在該案中,追溯近一世紀以來最高法院及其它法院的判例法(case law),Cardozo法官代表法院表示:「關於有效性的推定,除了藉由清楚且令人信服的證據之外,不應被推翻(there is a presumption of validity, a presumption not to be overthrown except by clear and cogent evidence)」。Cardozo法官提出下列原則來解釋:「攻擊專利有效性的侵權者負有說服的重大責任,且除非他的證據強過一可疑的優勢證據,否則他會失敗」。而且Cardozo法官還透過其他說明表達以下觀點:當攻擊者可能是真正發明人時,都要以較高的證明標準來證明專利無效,更何況攻擊者並非真正發明人時,此標準的使用更加確立。

最高法院又表示,「普通法推定」換句話說反應了普遍的了解,即,以優勢證據標準認定專利無效實在太含糊可疑(dubious)。因此在國會頒布專利法第282條且宣告專利係「推定有效」之前,專利有效性的推定長久以來已是普通法的一部分。依專利法第282條規定,該推定不僅涵蓋舉證責任的配置,也涵蓋施加一提高的證明標準。基於一普通法用語伴隨其普通法意義的一般規則,而且最高法院引用了幾件案件中的說明(註7),認為不能只因為專利法第282條沒有明確地重申該較高的證明標準,而推論國會企圖對該推定捨棄較高的證明標準(註8)。因此,最高法院認為RCA案未留下疑問,其依附於專利有效性之普通法推定是ㄧ個關於其「效力」的措詞,那就是,用於克服它(編按:指效力)的證明標準(註9)

(二) 最高法院引入American Hoist案作進一步說明

Microsoft重申前述兩個主張中較為限縮的第二個主張,認為優勢證據標準必須至少應用在那些只提供給事實調查者而未出現在PTO審查程序中的證據。尤其因為KSR案的存在,使依據該有效性推定的闡述-USPTO已依據其專業核准專利範圍-似乎變得薄弱。

針對Microsoft的主張,最高法院提出以下幾點見解:

(1)雖然在此情況下尚有其它理由(註10)可以支持此推定,但是Microsoft的陳述的確是事實。然而,問題依然在於國會是否明確說明可適用的證明標準。如同已經建立的,國會所作的就是將專利有效性的普通法推定編入法典,並且隱含有較高的證明標準。

(2)在最高法院於1952年以前的案件從未採用或認同Microsoft所想像的變動的(fluctuating)證明標準。而且這些案件也沒有指出任何低於明確且令人信服的標準可以用於侵權行為所引起的無效性抗辯,即使在判決的附帶意見也沒有指出。相反地,法院在RCA案對此爭點直接說明,因為當提供給法院的證據不同於PTO已經考慮過的證據時,即須採用較高的證明標準,所以當提供給法院的證據與在PTO的證據相同時,此標準的採用就更為明確。同樣地,法院敘明有疑義的優勢證據從不足以支持無效抗辯,而且沒有明顯的例外。最後,不管相關的先前技術證據是否已經被PTO審查委員考慮過,最高法院通常使用較高的證明標準。

(3)由專利法第282條的法條內容,看不出國會打算違反這樣的理解而制定一個將隨著每一案件提高或降低的變動性證明標準,因為可以肯定的是,在1952年以前,多數上訴法院觀察到,在侵權訴訟的證據未被PTO考慮過的情況下,有效性的推定是被弱化或消散的,但最高法院不能因此將這些案例解讀為認為、甚至是建議一個優勢標準將應用於這些情況,最高法院拒絕將這樣的解讀歸因於國會(編按:最高法院拒絕認為此解讀是國會立法的意思)。相反地,最高法院瞭解這些案例是反應了相同的常識原則,也就是CAFC自始至終都認定:在一個侵權訴訟的無效性抗辯中,當要考量新的證據時,可以比先前被PTO所考慮過的證據佔有更高的權重。如同American Hoist (同註2)一案中,Rich法官解釋道:「當法院依據未被PTO考慮到的涉及專利有效性的新證據時,其面對的不是必須與PTO持不同意見、或聽從其審定或將其專業知識列入考量。此證據可能因此佔有較高的權重並且更加確認攻擊者的不變責任」。

(4)雖然Microsoft在給陪審團的主張中強調S4軟體從未被PTO考量過,但Microsoft沒有向地方法院要求「法官應指示陪審團去考量這個證據」。Microsoft現在才在給最高法院的答覆理由書(reply brief)中,堅持「法官應指示陪審團去考量這個證據」一事曾被核准,但最高法院認定Microsoft的該主張來得太慢,因此拒絕考慮該主張。

(三) 法院之友(amici)的意見

兩造與法院之友對於國會採取清楚且令人信服的證明標準的看法有相反觀點。Microsoft與其法院之友主要是主張高證明標準會過度地讓不好的專利逃過無效性的挑戰而阻礙創新。而i4i及其法院之友則主張:較高的證明標準適當地限制非專業的陪審團推翻行政機關的專家在思量後所作的審定。而且較高的證明標準是專利協議的必要元素,也是促使發明人公開揭露其發明以交換專利權之保護。

(四) 最高法院的結論與判決

最高法院認為其沒有立場去審判兩造對於證明標準的主張,因為將近三十年來,CAFC對於專利法第282條的解釋,就如同法院今日所作的一般。在這段期間,國會已不只一次修訂專利法第282條,但就如同最高法院及Microsoft所知,國會未曾考慮降低證明標準。此外,國會已考量到「壞(bad)」專利而修改專利法,包含增加複審程序(reexamination process)中的雙造複審(inter partes reexamination)(註11)。綜上所述,專利法第282條所採納的證據標準已不被動搖,儘管來自於聯邦政府內部或外部的批評不斷,國會還是留給CAFC對於專利法第282條的解釋空間。當國會在1952年將專利有效性的普通法推定(編按:普通法的用語)編入專利法時,已將可適用的證明標準明確化。從那時起,國會已允許CAFC對於專利法第282條的正確解釋的成立。

基於上述理由,無論專利法第282條是否要求無效抗辯必須以明確且令人信服的證據來證明,最高法院都認定要如此。最高法院維持CAFC的判決,也就是Microsoft侵害i4i專利,必須賠償2.9億美金。

四、 結論

在最高法院的判決結果出爐之前,原本各界有許多猜測認為最高法院既然接受審理本案,可能是打算推翻現行較高的證明標準,但最終,最高法院還是認定美國專利法第282條的「推定有效」有很大的效力,因此專利的無效性抗辯仍必須藉由明確且令人信服的高證明標準來說服。此外,最高法院還提出一個值得注意的見解:在無效抗辯中提供給陪審團的證據是一個未曾提供給USPTO 的新證據時,法院要作的只是在考量證據時可以給予證據不同的權重,但不需要改變證明標準。

而各家公司對於本案也持有不同的看法,例如通用電氣[又稱奇異(GE)]、3M、杜比實驗室(Dolby Laboratories Inc.)等是支持i4i的一派;一些科技公司,例如:Dell 、HP、HTC、Apple、Google等公司則支持Microsoft。但無論如何,本案從地院、CAFC一直到最高法院都秉持相同見解,使本案成為近年來相當重要且經典的小蝦米戰勝大白鯊的案例。至此,專利無效的證明標準已經過最高法院確立,值得擁有美國專利權的專利權人參考及關注。

註釋:

1.美國專利法第282條第1段:“A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. Notwithstanding the preceding sentence, if a claim to a composition of matter is held invalid and that claim was the basis of a determination of nonobviousness under section 103(b)(1), the process shall no longer be considered nonobvious solely on the basis of section 103(b)(1). The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity.”

2.American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc., 725 F. 2d 1350 (CA Fed. 1984).

3.可參考本所實務報導:賴蘇民律師,「由I4I v. Microsoft案看專利侵權訴訟策略」,聖島國際智慧財產權實務報導,第12卷第4期,2010年4月。

4.美國專利法第102條:“A person shall be entitled to a patent unless —(a)the invention was…, or(b)the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States”

5.本案最高法院的判決書全文可於美國最高法院的下列網址下載:http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/10-290.pdf (2011年8月17日連結)。

6.Radio Corp. of America v. Radio Engineering Laboratories, Inc., 293 U. S. 1 (1934)(RCA)

7.見Neder v. United States, 527 U. S. 1, 23 (1999); Nationwide Mut. Ins. Co. v. Dar-den, 503 U. S. 318, 322 (1992);Standard Oil Co. of N. J. v. United Sates, 221 U. S. 1, 59 (1911).

8.關於此部分的最高法院判決文如下:“Under the general rule that a common-law term comes with its common-law meaning, we cannot conclude that Congress intended to “drop” the heightened standard proof fromthe presumption simply because §282 fails to reiterate it expressly. ”

9.針對最高法院認定從其1952年以前的案例反應出國會採用較高的證明標準,Microsoft提出反對意見,並主張較高的證明標準只在某些限制的情況下使用。而且Microsoft還主張CAFC對於美國專利法第282條的文字內容:「一專利應被推定有效」的解釋必須是無效的,因為其導致該條文的規定:「建立一專利無效的責任應落在主張無效的一方」變成多餘的。但上述主張同樣被最高法院駁回。

10.其它理由包括專利權人首次公開此裝置、使該技術被記錄下來、使該技術具體實施,以及提供給公眾等等,見The Barbed Wire Patent, 143 U. S. 275, 292 (1892)案。

11.美國的複審程序是當複審請求人對於一專利的有效性有質疑時,可以針對該專利提供相關的先前技術資料給USPTO,並請求USPTO再度審查該專利。而複審程序包含單造複審(ex parte)和雙造複審(inter partes)兩種方式,前者較早制定,後者則是在1999年才依據發明人保護法而建立的制度。兩者的主要差異在於:ex parte複審請求人第一次將相關的先前技術資料及意見送交USPTO後,於後續複審程序中無法進一步提出意見,而且若ex parte複審請求人不服USPTO作出的處分,是無法提出訴願(appeal)的。相對地,inter partes複審請求人可以參與整個複審程序,以針對專利權人的申復理由再度提出意見,而且當USPTO作出最終處分後,若inter partes複審請求人不服,後續還可以提出訴願。

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